“双十一”商标之战：阿里可维权，但无胜算；京东成被告，却可反制
据媒体报道，阿里巴巴公司已经取得了双十一注册商标并授权旗下天猫使用，其近期致函多家媒体称京东的广告语使用了双十一侵犯了其注册商标权。而京东则回应称双十一已经成为全零售行业的节日，阿里注册双十一商标是垄断行为。其实不止京东，苏宁、国美、亚马逊等电商企业应该也会受此影响。佩服阿里巴巴集团的知识产权意识，把双十一申请为商标进行品牌保护很有创意，并且在11月11日前夕和京东进行市场竞争的白热化阶段祭出商标这个法宝，确实是一支既打击竞争对手又为自己加强宣传造势的奇兵，但我的观点是，囿于双十一这个名称本身的限制，此案后续的博弈会延续很久，而且弄不好这个商标可能会被无效，变成一个一次性使用的武器。下面是笔者的分析：
一、阿里巴巴为什么在获得商标一年多才开始维权?
根据商标局网站的检索结果，阿里巴巴集团获得第35类广告、替他人推销等服务项目的双十一注册商标的时间是2012年12月底，考虑到三个月公告期和商标证打印时间的因素，其获得商标注册证的具体时间应该为2013年4至5月间。这个商标如果要用，最早应该在去年就可以维权了，为什么要拖一年多，到今年双十一促销前才用?
如果我在阿里巴巴集团法务部负责商标工作，也一定会慎重考虑这个维权的事情，我国《商标法》规定仅有本商品的通用名称、图形、型号的或者仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得注册为商标，但这些标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。双十一这个名字指的就是11月11日的商家促销活动，依照前述规定可能会被认定为商家11月11日集体促销的通用名称，也可能被认定为是一个表示促销时间的描述性标识。
如果对第35类双十一商标申请进行审查的商标局审查员对互联网比较熟悉，应该会初审驳回这个申请。因为这个标识更应该属于公共领域而不是作为一个企业的知识产权。即便阿里巴巴要取得这个商标，也应该通过复审提交这个商标已经经过使用获得显著性的证据才行。但阿里巴巴既然已经轻松地直接获得了这个商标，而这个商标的显著性又存在先天不足，在使用的时候就要慎重考虑怎么用，因为如果使用不当，商标可能会被无效，煮熟的鸭子也会飞。
二、京东法律上有哪些反制双十一商标的措施?
从目前的进展看，京东更倾向于从讽刺阿里垄断双十一的市场宣传角度进行反制，但实际法律上他们也是有很多武器的：
1. 正面进攻，对双十一商标提起无效程序
《商标法》第四十四条规定：已经注册的商标，属于通用名称或描述性标识的，其他单位或个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定。也就是说，如果京东向商评委讨说法的，九个月就可以拿到初步结果，当然，对商评委的评判不服的，后面还可以进行行政诉讼。不过，对京东的无效申请，阿里巴巴也可以进行抗辩：虽然双十一是一个描述性商标，但阿里巴巴通过自己的使用已经使这个名称具有了显著性，因此应当受到法律保护。
2. 发送反通知函给媒体，告知不侵权
既然阿里巴巴可以给媒体发函告知京东侵权，京东也可以发反通知函告知不侵权。京东的理由可以是，京东对双十一的使用是描述性的，就是特指11月11日进行的促销，因此是合理使用，不构成侵权。之前北京高院曾经规定过构成合理使用商标标识的三个要件：使用出于善意、不是作为自己商品的商标使用、使用只是为了说明或者描述自己的商品。但即便京东目前的使用基本符合这些条件，问题是收到阿里巴巴通知函的不是法院而是媒体，他们对此事是否侵权可能并不清楚，因此，反通知函的效果其实还是取决于后续的沟通力度，这是对双方市场部门执行力的考验。
3. 提起确认不侵权之诉
京东可以向所在地法院提起诉讼，要求法院确认其对双十一的使用并不侵犯阿里巴巴公司的商标权，如果有必要，还可以申请诉讼禁令，要求法院禁止阿里巴巴向媒体发送侵权通知函。当然，这个技术上有点难度，但京东和阿里巴巴的商标博弈本质还是互联网企业的市场竞争，做得有想象力一点才符合互联网的竞争特色。
最后，双十一商标之争是一个很好的知识产权普法案件，衷心希望阿里和京东的知识产权同仁把握机会充分博弈，公平竞争，向中国乃至全世界的知识产权界展现自己的风采。
本文作者：游云庭，上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师，Email: [email protected]
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